В 2019 году компания Яндекс зарегистрировала товарный знак  по свидетельству РФ № 724232 для товаров и услуг 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ (далее – товарный знак «ЯндексАфиша»).

Компании Афиша подала возражение в Роспатент на том основании, что данный товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком  по свидетельству РФ № 206077, а также является администратором доменного имени afisha.ru, на котором с 1998 года размещается информация о развлечениях и различных мероприятиях, а также реализуются билеты.

Кроме того, компании Афиша принадлежит серия товарных знаков  по свидетельству РФ № 263830,  по свидетельству РФ № 361579,  по свидетельству РФ № 361580, по свидетельству РФ № 632492,  по свидетельству РФ № 658012, по свидетельству РФ №  637445.

Возражений было два.

Первое возражение было мотивировано по пп. 3, 6, 8 ст. 1483 ГК РФ (п. 3 – регистрация обозначения, способного ввести потребителя в заблуждение, п. 6 регистрация товарного знака сходного с более ранним товарным знаком, п. 8 – регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с фирменным наименованием).

Второе возражение мотивировано несоответствием заявленного обозначения пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ и п. 10 ст. 1483 ГК РФ (сходство с фирменным наименованием).

По первому возражению заместитель Руководителя Роспатента не утвердил решение коллегии Палаты по патентным спорам и отправил его на новое рассмотрение. Компания Афиша отозвало первое возражение и подало второе, дополнив некоторыми новыми документами.

По второму возражению Роспатент принял решение о частичном прекращении правовой охраны товарного знака «ЯндексАфиша».

Роспатент при принятии решения от 17.04.2020 руководствовался тем, что семантически тождественный словесный элемент «афиша» входит в словесный элемент «ЯндексАфиша». Несмотря на это, Роспатент также обратил внимание на то, что слово «Яндекс» занимает начальное положение в спорном товарном знаке и воспроизводит часть фирменного наименования правообладателя компании Яндекс.

Проведя анализ обозначения «ЯндексАфиша», Роспатентом отмечено, что синтаксическое и грамматическое восприятие обоих элементов «Яндекс» и «Афиша» возможно путем постановки логического ударения на оба элемента, однако с учетом результатов исследований счет сильным элементом «Яндекс», а слабым «Афиша» и пришел к выводу об отсутствии сходства между спорным и противопоставленным товарным знаком в целом. Таким образом, Роспатент не усмотрел нарушений пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ. Однако по п. 10 ст. 1483 ГК РФ Роспатент принял решение о частичном прекращении правовой охраны товарного знака «ЯндексАфиша» для товаров 9, 16 и услуг 35, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

Компания Яндекс не согласилась с решение Роспатента от 17.04.2020 и обратилось в Суд по интеллектуальным правам. Необходимо обратить внимание на то, что дело рассматривалось Судом по интеллектуальным правам дважды (уходило на второй круг рассмотрения).

Решения судов:

1. Суд по интеллектуальным правам в рамках суда первой инстанции установил, что Роспатент вынес законное и обоснованное решение. В решении от 30.10.2020 по делу № СИП-591/2020 вынес решение не в пользу компании Яндекс.
2. Компания Яндекс обжаловала решение суда первой инстанции, и Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 17.12.2021 передал дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
3. Верховный Суд Российской Федерации Определением № 300-ЭС22-3847 от 22.03.2022 отказал компании Афиша и Роспатенту в передаче кассационных жалоб для рассмотрения.
4. Суд по интеллектуальным правам при повторном рассмотрении в решении от 14.02.2023 полностью отменил Решение Роспатента и удовлетворил требования компании Яндекс.
5. Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 22.05.2023 оставил решение суда первой инстанции (см. п. 4) в силе[1]. Далее будет рассмотрено постановление от 22.05.2023 и мотивировка Президиума.

Итак, Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 22.05.2023 отметил следующее:

• п. 10 ст. 1483 ГК РФ, в отличии от п. 6 ст. 1483 ГК РФ, предполагает сопоставление не «старшего» и «младшего» товарных знаков в целом, а целого «старшего» товарного знака с элементом «младшего» товарного знака. Такой подход применяется когда отсутствует смешение «старшего» товарного знака и «младшего» товарного знака, но очевидно, что правообладатель «младшего» товарного знака использовал в своем знаке элемент «старшего»;
• Вероятность смешения в части п. 10 ст. 1483 ГК РФ устанавливается с учетом того, что воспринимается ли потребителями элемент, входящий в состав «младшего» товарного знака, в качестве товарного знака другого лица;
• Обозначение представляет собой единую лексическую и семантическую конструкцию, то есть спорный товарный знак состоит из одного словесного элемента и не распадается на части, которые могут быть сравнить с противопоставленным товарным знаком ;

Таким образом, в данном решении компании Яндекс удалось доказать, что «ЯндексАфиша» являются единым неделимым словом. Данное решение является важным с той точки зрения, что Роспатент при экспертизе товарных знаков часто «разделяет» заявленное обозначение и проводит экспертизу по каждой его части. Возможно, данное решение сможет изменить упомянутую практику Роспатента.

[1] Стоит отметить, что в настоящее время компания Афиша и Роспатент обжалуют