Ранее в статье «Как затроллить тролля?» (будем считать это частью I) была сделана попытка дать определение «патентному троллю», разобрано судебное дело Ибаттулин А.В. vs. ИП Ткаченко А.С. (дело № А27-90/2019). Чтобы не повторяться, интересующийся читатель может перейти по ссылке и не спеша ознакомиться с частью I.

Суть данного дела в том, что суд отказал «добросовестному» правообладателю — ИП Ибатуллину А.В. — в защите его исключительных прав на товарный знак (свидетельство РФ # 182764). Суд по интеллектуальным правам выявил некоторые признаки патентного тролля:

• аккумулирование большого количества товарных знаков;
• отсутствие интереса в добросовестном использовании товарных знаков: производство товаров, оказание услуг и т.п.;
• неиспользование товарного знака при одновременной подаче иска (-ов) о нарушении исключительных прав на товарный знак является недобросовестным и не подлежит судебной защите;
• имитация использования товарного знака, например:
  • однократная продажа за последние три года недорогих товаров повседневного спроса (минеральной воды, продуктов питания, порошка и пр.) в целях избежание риска аннулирования товарного знака конкурентами – «мнимое использование»;
  • заключение договора о неисключительной лицензии на безвозмездной основе с мешаниной в глухой деревне и т.п.

Общая логика решения суда сводилась к тому, что товарный знак не используется надлежащим образом, а защищать то, чего по сути нет на рынке, не соответствует принципам справедливости и целям товарных знаков (индивидуализация товаров и/или услуг) и обращение этих товаров на соответствующем рынке.

Борьба ИП Ткаченко А.С. за своё честное имя не закончилась на рассмотренном ранее деле.

Между тем, регистрация товарного знака была прекращена Решением Российского патентного ведомства РФ (Роспатента) от 03.11.2022. Роспатент сослался на Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А07-39199/2019 от 19.08.2021.

В Постановлении дал общие инструкции в установлении злоупотребления правом со стороны «добросовестного» правообладателя:

— «при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу…» «… бремя доказывания наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом лежит на ответчике, а сам факт злоупотребления устанавливается применительно к конкретным обстоятельствам дела и не может быть основан на предположениях.» (стр. стр. 14-15 Постановления).

Как и было указано ранее, нельзя защищать право, которое отсутствует:

 «действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса является злоупотреблением соответствующего лица…» (подчернено автором).

В Постановлении дана ссылка на другие аналогичные дела с известными в своём узком кругу «патентным троллями» со схожими обстоятельствами дела. Ссылка лана на Определения Верховного коллегии по экономическим спорам от 20.01.2016 # 310-ЭС15-12683 (АО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» vs. ОАО «Белгородский хладокомбинат» обозначения «Птичка» | «Праздничное» | «Ноктюрн», от 23.07.2015 # 310-ЭС15-2555 (ООО «Новые технологии» vs. ОАО «Белгородский хладокомбинат»  обозначение «Афродита»).

В продолжении Судом отмечено, что:

— «…Приобретение же товарных знаков (особенно в словесной части сходных с уже используемыми товарными знаками или коммерческими обозначениями) с целью установления запрета иным пользователям или взыскания с ним компенсации не может быть признано правомерным и добросовестным интересом соответствующим честным обычаям в промышленных и торговых делах» (подчеркнуто автором).

В результате чего, Суд сделал вывод | дал общие рекомендации по исследованию вопроса злоупотребления правом со стороны правообладателя товарного знака:

«Суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования…» (стр. 16 Постановления).

Стоит обратить внимание на то, что данные рекомендации применимы не только к правообладателям товарных знаков, в целом они применимы и к правообладателям патентом на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

В некоторой степени, данные рекомендации являются общеприменимыми при установлении в действиях правообладателя (истца) злоупотребления правом на судебную защиту.

Судом было учтено, что истцом товарный знак приобретен «…в результате вынужденного подписания с предыдущим мирового соглашения в деле # А11-6279/2016 Арбитражным судом Владимирской области по аналогичному делу юридическим лицом, находящимся в стадии ликвидации.». То есть товарный знак не был изначально зарегистрирован на имя истца. Также суд отметил, что товарный знак ни истцом, ни его лицензиатом не используется, а «фактически истец использует товарный знак исключительно для предъявления исков о взыскании компенсации, что не является добросовестным использованием исключительного права на товарный знак.» (стр. 17 Постановления).

Суд также отметил, что «…истец является «массовым» владельцем товарных знаков (более 100), из Картотеки арбитражных дел усматривается, что истец массово обращается за взысканием компенсации за нарушение его прав на товарные знаки с лиц, осуществляющих реальную предпринимательскую деятельность, однако дел, которые бы свидетельствовали о реальном осуществлении правообладателем деятельности по использованию товарных знаков (например, вытекающие из лицензионного договора) не обнаружено.» (стр. 17 Постановления).

В итоге Суд подытожил: «… истцом не представлено достаточных доказательств того, что осуществляется эконмическая деятельность с использованием принадлежащего ему товарного знака, что ответчик допустил неправомерное использование своих средств индивидуализации, которые может быть компенсировано на сумму 800 000 рублей» (стр. 18 Постановления).

По сути Суд высказался за то, что Истец, желающий доказать, что его право нарушено должен экономически обосновать размер компенсации, т.е. нарушенного права. Условно Истец получать прибыть в размере N-цифры до нарушения. После нарушения его прибыль упала на Y процент, либо на сумму равную W. Таким образом, «экономическая мощность» Истца упала на Y процентов, либо на сумму W. В таком случае есть нарушенное право, выраженное в цифровом эквиваленте (расчет может быть и другой). В таком случае, есть нарушенное право и обоснованный размер компенсации | убытков.

Такая логика автору статьи представляется вполне рациональной и справедливой. В противном случае, даже реально добросовестный правообладатель товарного знака, найдя на своём конкурентном рынке другую компанию сможет предъявить завышенный размер компенсации | убытков. Удовлетворение завышенного размера компенсации приведёт к несоразмерному восстановлению нарушенного права, по сути к обогащению за счёт нарушения.

В заключении хотелось бы систематизировать признаки недобросовестных правообладателей («патентных троллей»), выделив обязательные и факультативные.

Обязательные признаки:

• товарный знак (изобретение, полезная модель, полезная модель и т.п.) не используется самими правообладателем, его лицензиатом. У правообладателя отсутствуют внятные причинные такого неиспользования. Здесь также можно выделить «мнимое использование» (создание видимости использования, недостаточное использование того или иного товара | услуги на соответствующем рынке);
• цель регистрации (приобретения по договору и т.п.) не связана с осуществлением предпринимательской деятельности. Подача иска не направлена на восстановление нарушенного права, поскольку при отсутствии использования отсутствует и нарушенное право (нельзя нарушить то, чего нет);
• цель подачи иска, не защитить нарушенное право, а требования направлены на создание препятствий в ведении предпринимательской деятельности, ограничение конкуренции, вымогательство компенсации под угрозой судебного преследования и взыскание помимо компенсации судебных расходов (на пошлины, судебное представительство и т.п.).

Факультативные признаки (характеристики «патентного тролля»):

• наличие большого количества товарных знаков в своем портфеле (например, более 100);
• ведение большого количества судебных дел «правообладателем» (например, более 10, 20 и т.п.);
• существенное завышение размера компенсации | отсутствие должного обоснования размера компенсации. 

Обращаем внимание на то, что классификация носит условное деление и не претендует на истинность в последней инстанции.

Однако закономерным является вопрос, а что, если не все признаки, приведенные здесь, удалось выявить ответчику (нарушителю) в обоснование позиции о том, что истец злоупотребляет своим правом на судебную защиту.

Во-первых, перечень признаков и обстоятельств дела всегда является индивидуальным, отсутствие 100-ного совпадения еще ничего не значит.

Во-вторых, у практикующих юристов, существует ещё один механизм защиты от «троллей». Данный правовой механизм называется «ЭСТОППЕЛЬ». ЭСТОППЕЛЬ (англ. ESTOPPEL»), происходит от «estop» — «лишать сторону права ссылаться на какие-либо факты или отрицать какие-либо факты».

По сути ЭСТОППЕЛЬ – способ защиты от непоследовательного и противоречивого поведения лица в споре, а если быть точным, в спорах.

Данный принцип применяется в продолжении общеправового принципа гражданского законодательства, согласно при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских правоотношений участники этих правоотношений должны действовать добросовестно, никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 3 Обзора Судебной практики Верховного Суда Российской Федерации # 4 (2017), утв. Президиумом ВС РФ от 15.11.2017).

Практическое применение принципа ЭСТОППЕЛЬ в конкретных делах будет рассмотрен в следующей статье.

В заключении хотелось пожелать добросовестным предпринимателям избежать встречи с «патентными троллями», поскольку судиться с ними предстоит долго и не в рамках 1-го суда так точно. А если же вы все же с ними встретились, то нужно весьма скрупулёзно собирать доказательственную базу, поскольку «патентный тролль» — профессионал на «рынке своих услуг» и по сути он указывает вам на прорехи в вашем деле (товарный знак вовремя не зарегистрирован, либо не предприняты меры по предварительному поиску нового продукта, устройства, услуги и т.п.).

Однако как показывает практика рассмотренных дел, против лома (« патентного тролля») есть приёмы… (Продолжение следует… | To be continued…).