Лицензионный договор –как оспорить стоимость роялти со 195.000 рублей до 150 млрд рублей?

Данная статья посвящено нашумевшему спору между ПАО СК «Росгосстрах» (далее – истец, Росгосстрах) и ООО «СК «Росгосстрах-Жизнь» (далее – ответчик, Росгосстрах-Жизнь).

Примечательность данного спора заключается в том, что впервые со времен существования экономической коллегии Верховного Суда Российской Федерации (далее – экономколлегия ВС РФ) председатель ВС РФ вынес Представление, о котором речь пойдет чуть позже.

Суть спора – в 2017 году между названными лицами был заключена неисключительная на право использования товарных знаков «Росгосстрах», «РГС», «РГС Жизнь». Всего по лицензионному договору было предоставлено право использования 13 товарных знаков. Данный договор прошел государственную регистрацию в Роспатенте. Стоимость права использования была согласована сторонами в размере 195 000 тысяч рублей ежеквартально, то есть по 15 000 рублей за 1 товарный знак.

Прим. В целом стороны вольны сами определять размер вознаграждения за использование / отчуждение прав на товарный знак. Никто не мешает сторонам в договоре указать, что размер вознаграждения составляет 1 рубль. Формально стороны при этом соблюдают требования ГК РФ о том, что лицензионный договор, договор отчуждения между юридическими лицами должен быть возмездным.

Однако в последующем Росгосстрах решил, что размер роялти является недооценённым и подал иск в суть.

Исковые требования сводились к следующему. Размер роялти должен составлять 3,5 % от выручки ответчика, полученной при использовании товарных знаков (прим. автора с учетом того, что товарный знак РГС Жизнь и другие совпадают с фирменным наименованием ответчика, то за расчет была взята вся полученная прибыль ответчика).

Для расчета размера роялти истец взял сумму страховых премий, полученный ответчиком по договорам страхования (кроме ОМС).

По мнению истца размер роялти в 195.000 рублей за квартал за 13 товарных знаков причиняет явный материальный ущерб о чем должно быть явно известно при заключении лицензионного договора. В связи с чем, имеются основания для признания лицензионного соглашения недействительным и взыскании неосновательного обогащения. Наличие явного ущерба очевидно, поскольку ответчик осуществляет деятельность в сфере страхования и понимает значимость бренда «Росгосстрах» на рынке страхования.

В связи с чем лицензионное соглашение следует признать заключенным при явном причинении ущерба истцу и при осведомленности об этом ответчика. В итоге истец заявил свои требования о взыскании компенсации в размере 148 млрд рублей, неосновательного обогащения в размере 2 млрд рублей. Итого общий размер требований составляли 150 млрд рублей.

Суд первой инстанции в решении по делу № А40-127011/18 указал:

  • Ответчик на протяжении полутора лет исполнял свои обязанности по выплате роялти. Истец принимал денежные суммы, не возвращал их как ошибочно начисленные и не предпринимал мер по спариванию лицензионного договора. Данные действия сторон свидетельствуют о том, что договор ими исполнялся в полном объеме;
  • Подобным образом стороны взаимодействовали в течение 12 лет с 2005 года. И истец, имея в своем распоряжении договор, сведения о зарегистрированных товарных знаках. Истец, получая платежи и реализовывая отдельные продукции ответчика, проявлял волю на сохранение сделки. Договор истцом не оспорен;
  • Истец заключил несколько аналогичных лицензионных договоров с другими лицами. Финансовые условия такие же – 15.000 рублей ежеквартально за 1 товарный знак;
  • Истцом не представлены доказательства причинения ему убытков в результате заключения лицензионного соглашения;
  • Истец пропустил срок исковой давности. Срок исковой давности для признания сделки оспоримой составляет 1 год. Лицензионный договор был заключен 06.02.2017, иск предъявлен 06.06.2020. Срок исковой давности по лицензионным договорам исчисляется с момента заключения такого договора;
  • Требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака является необоснованным, поскольку товарные знаки ответчиком использовались на основании заключенного лицензионного договора;
  • Истцу было отказано в судебной экспертизе, поскольку это право, а не обязанность суда, а также у суда есть достаточные доказательства для рассмотрения дела и принятия решения;

В связи с пропуском срока исковой давности и недоказанности причинения истцу убытков и упущенной выгоды.

Закономерным со стороны истца быть недовольным решением суда об отказе в требованиях на сумму 150 млрд рублей. В связи с чем, истцом была подана апелляционная жалоба.

Суд апелляционной инстанции в постановлении указал, что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение. В удовлетворении апелляционной жалобы было отказано.

Истец опять же недовольный повторным отказом подал кассационную жалобу в Суд по интеллектуальным правам.

Суть кассационной жалобы сводилась к следующему:

  • Истец является системообразующей компанией в группе «Росгосстрах», в которую до 07.12.2016 входил отметчик. Заключаемые лицензионные соглашения с ответчиком и другими лицами заключались внутри группы «Росгосстрах», в которых устанавливался номинальный размер вознаграждения в размере 15.000/18.000 рублей. В данных соглашениях было предусмотрено, что истец может расторгнуть договор в любое время по собственному усмотрению. (прим. автора – в момент заключения лицензионного соглашения ответчик уже не входил в состав группы компаний);
  • После выхода ответчика из группы, новый генеральный директор совершил ряд действий, направленных исключительно на причинение существенного имущественного вреда истцу, в частности все предыдущие договоры были расторгнуты и вместо них был заключен новый лицензионный договор. Размер вознаграждения был сохранен, но в пользование ответчику было передано вдвое больше товарных знаков. Также из договора было исключено условие о праве истца расторгнуть договор в одностороннем порядке;
  • Таким образом, лицензионный договор был злонамеренно заключен на неравных условиях в тот момент, когда ответчик уже не входил в группу компаний;
  • Истец полагает, что срок исковой давности не был пропущен, поскольку он должен исчисляться, когда истец в лице нового генерального директора получил реальную возможность узнать о нарушении своих прав (с 04.09.2017), поскольку прежний директор не был заинтересован в оспаривании договора;
  • Суды первой и апелляционной инстанции сделали необоснованные ссылки на предыдущие лицензионные договоры, поскольку они были заключены в рамках группы компаний, а новый лицензионный договор был заключен с самостоятельной компанией. Договоры с другими компаниями носили не рыночный характер;

Рассмотрев данные доводы истца, Суд по интеллектуальным правам постановил:

  • Отказ суда первой инстанции в проведении экспертизы является необоснованным, поскольку суд не указал, какое именно доказательство помимо расчета рыночной стоимости использования товарных знаков могут свидетельствовать об упущенной выгоде;
  • Для признания сделки недействительной, помимо обстоятельств исполнения договора (выплат роялти, получение роялти) должны быть исследованы и другие обстоятельства;
  • При выяснении обстоятельств дела на предмет добросовестности / недобросовестности органов управления юридического лица необходимо выяснить отражало ли исполнение истинную волю юридического лица, осуществлялось ли одобрение на то органами управления юридического лица. Оценку данным доводам истца суд апелляционной инстанции не дал;

В связи с чем, Суд по интеллектуальным правам отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Теперь уже ответчик был недоволен вынесенным решением и подал кассационную (вторую) жалобу в Верховный Суд Российской Федерации.

Верховный суд рассмотрел жалобу и высказал следующее выводы:

  • Суд кассационной инстанции вышел за пределы своих полномочий при рассмотрении дела и принятии решения. Отправив дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение, кассация фактически освободила истца от неблагоприятных последствий несовершения процессуальных действий, предоставив ему не предусмотренную законом и противоречащую принципу правовой определенности возможность неоднократного рассмотрения дела по правилам суда первой инстанции. Поэтому истец может представить дополнительные материалы по делу в обоснование своих требований. Повторное рассмотрение дела будет подразумевать повторную оценку доводов истца. Данные действия кассации поставили истца в более привилегированное положение по отношению к ответчику в связи с чем нарушил принципы равноправия и состязательности сторон;

(прим. автора – в практике очень редко встречаются случаи, когда решение суда отменяется по данному основанию. Обычно все сводится к тому, что проигравшая сторона пишет о нарушениях, но суд, не обращая на это внимание оставляет решения нижестоящих судов в силе).

  • Независимо от того, кем предъявляется требование от имени общества об оспаривании сделки (единоличным исполнительным органом, участниками, членами коллегиального органа и иными членами), срок исковой давности исчисляется со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о таком нарушении;
  • Срок исковой давности может исчисляться иным образом только если был доказан сговор лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа в момент совершения сделки с другой стороны сделки. Истец не заявлял о сговоре лиц;
  • Поскольку начало течения исковой давности связано с тем, когда юридическое лицо восприняло информацию об оспариваемой сделки, то новый директор должен доказать, что был сговор с контрагентом по сделке;
  • Такой подход, при котором сторона сделки будет ссылаться на свои внутренние корпоративные «перестановки», нарушает правовое равенство участников лицензионного соглашения, поскольку позволяет «продлевать» срок исковой давности.

Таким образом, ВС РФ отменил постановление Суда по интеллектуальным правам и оставил в силе судебные акты суда первой и апелляционной инстанций.

Казалось бы, дело должно было на этом закончится, но как бы не так.

Росгосстрах направил жалобу на Определение ВС РФ Председателю данного суда. И Председатель вынес Представление. Как упоминалось ранее, данное Представление является первым с момента создания экономколлегии ВС РФ. В Представлении Председатель ВС РФ отметил:

  • В целях устранения фундаментальных нарушений норм процессуального права подлежит отмене Определение ВС РФ;
  • Из материалов дела в суде первой и апелляционной инстанции следует, что истец в обоснование своих требований ссылался на наличие сговора при заключении лицензионного договора.
  • Судом кассационной инстанции также сделан вывод о том, что истец ссылался на наличие сговора при заключении лицензионного договора;
  • Отказ в проведении экспертизы судами первой и апелляционной инстанцией является необоснованным, как и отказ в принятии расчета истца относительно размера взыскиваемой компенсации;
  • Суды первой и апелляционной инстанций не обеспечили истцу возможность представления доказательств, не создали условия для их всестороннего и полного исследования, установления фактических обстоятельств дела;
  • Суд по интеллектуальным правам не превысил свои полномочия при направлении дела на новое рассмотрение, поскольку судебные акты были отменены в связи с нарушением принципов равноправия и состязательности, а не в связи с необходимостью повторно исследовать доказательства;
  • Нарушения норм процессуального права коллегии ВС РФ является фундаментальным, оно повлияло на законность обжалуемого судебного акта, лишили истца возможности осуществления прав на справедливое судебное разбирательство на основании принципа состязательности и равноправия сторон.

Представление Председателя ВС РФ возымело действие и Президиум ВС РФ принял постановление, в котором повторил выводы Представления Председателя ВС РФ.  

В результате дело прошло все стадии рассмотрения – от суда первой инстанции до суда кассационной и даже надзорной инстанций. Рассмотрение дела в надзорной инстанции для споров в области интеллектуальных прав является большой редкостью. Если бы не Представление Председателя ВС РФ, то дело в надзоре так и не было бы рассмотрено.

В любом случае, дело было передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Рассмотрение дела назначено на 12.11.2020. За ходом дела мы будем следить, и как суд первой инстанции примет по нему решение, мы обязательно об этом напишем статью)))

По итогам необходим сделать следующий вывод.

Заключенный на нерыночных условиях и даже зарегистрированный в Роспатенте договор может быть оспорен. Срок оспаривания договоров по общему правилу составляет 1 год с даты заключения. Однако, если удастся доказать, что договор был заключен предыдущим директоров компании и его действия причинили данной компании имущественный вред, то срок исковой давности может быть продлен с момента, когда новый директор узнал о заключении данного договора. Также данный спор является интересным с той точки зрения, что довод о нарушении принципов равноправия и состязательности сторон в суде, имел по сути решающий характер, на что обратил свое внимание Председатель ВС РФ. То есть на данное нарушение судами можно и нужно указывать, ведь иногда, как показывает практика, такой аргумент может «выстрелить», и дело будет пересмотрено.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *