O`KEЙ еще поборется за общеизвестность!

23/07/2020
O`KEЙ еще поборется за общеизвестность!

Данная статья посвящена признаю общеизвестности товарного знака O`KEЙ в Российской Федерации.

Перед тем как рассмотреть данное дело, необходимо определиться с тем, что такое общеизвестный товарный знак.

В ГК РФ дается определение общеизвестному товарному знаку (далее – ОТЗ). Общеизвестным товарным знаком признается обозначение, которое в результате интенсивного использования стало широко известно в Российской Федерации среди соответствующих потребителей.

Для чего необходимо получать правовую охрану для ОТЗ?

Прежде всего, это признание деятельности компании на рынке в РФ. Если компания давно ведет бизнес в РФ, и ее товарный знак получил широкое распространение (широкую известность) среди потребителей, то компания стремится получить правовую охрану данному обозначению (удостоверить факт, получить признание на рынке). С практической точки зрения есть два плюса для получения такой охраны.

Первый – правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно. То есть получив правовую охрану такого товарного знака, его в отличии от «обычного» товарного знака не надо продлевать каждый 10 лет.

Второй – правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные товарам, в отношении которых признана общеизвестность. Использование общеизвестного обозначения третьим лицом будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем ОТЗ и может тем самым ущемить его законные права.

Актуальность регистрации ОТЗ подтверждается динамикой, в соответствии с которой в год подается несколько заявлений о признании товарного знака общеизвестным.

В настоящее время зарегистрировано 213 ОТЗ.

Первым ОТЗ был признан товарный знак     в 2001 году для газет. Последним, 213 ОТЗ, является товарный знак , зарегистрированный 16.06.2020 для конфет. Полный реестр ОТЗ размещен на сайте ФГБУ ФИПС.

ООО «О`КЕЙ» (далее – компания О`КЕЙ) — правообладатель товарного знака  в 2017 году подал заявление о признании данного товарного знака общеизвестным в отношении услуг 35 класса МКТУ в Роспатент. При этом компанией О`КЕЙ в 2016 году были внесены изменения в товарный знак путем изменения цвета и шрифта . В качестве доказательств известности было приложено большое количество документов об известности (годовой отчет о деятельности, сведения о доменных именах, документы о рекламе, исследования рынка, соцопрос и т.д.).

Рассмотрев заявление компании О`КЕЙ Роспатентом было принято следующее решение:

  • Исходя из представленных документов, следует, что сеть магазинов О`КЕЙ насчитывает всего 164 магазина, что свидетельствует о незначительном росте развития сети в последующие два года;
  • Соцопросы и рекламные компании были проведены в тех городах, где присутствуют магазины. При этом магазины открыты не во всех федеральных округах и субъектах Российской Федерации;
  • Изложенное свидетельствует о незначительном географическом охвате использования товарного знака на территории Российской Федерации.

В 2019 году Компания О`КЕЙ не согласилась с решением Роспатента и обжаловало его в Суд по интеллектуальным правам, который решил, что обозначение обладает широкой известностью на территории Российской Федерации, в связи с чем заявление компании подлежит повторному рассмотрению.

При повторном рассмотрении Роспатент пришел к следующим выводам:

  • Документы, прилагаемые к заявлению, должны касаться именного того товарного знака, который считается общеизвестным, то есть в красно-белом цветовом исполнении;
  • Однако не все материалы содержат данное цветовое исполнение. Документы свидетельствуют о том, что обозначение О`КЕЙ в красном цветовом исполнении присутствует на серо-сине-белом фоне. В решении приведены документы, в которых есть другое цветовое исполнение;
  • Многообразие цветовых оттенков не позволяет сделать вывод о широкой известности в том цветовом сочетании, в котором он зарегистрирован;
  • Следовательно, фактические данные не позволяют сделать вывод об общеизвестности товарного знака О`КЕЙ в отношении «услуг магазинов по розничной продаже товаров».

Таким образом, Роспатент повторно отказал компании О`КЕЙ в признании товарного знака общеизвестным, несмотря на решения Суда по интеллектуальным правам.

Компания О`КЕЙ подала второй раз заявление об обжаловании решения Роспатента. Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции повторил доводы Роспатента относительно наличия в поданных материалах других цветов, отказал в отмене решения Роспатента.

Не согласившись с решением, компанией была подана кассационная жалоба.

В поданной жалобе было указано, что Роспатент и суд первой инстанции, указав на то, что обозначение О`КЕЙ используется в других цветовых сочетаниях, нежели красный и белый, не исследовали другие документы.

Использование обозначения в других цветах составляет менее 1% от имеющихся документов.

Также компания указала, что использование обозначения в других цветах должно рассматриваться как использование одного и того же обозначения, поскольку изменение цвета и шрифта не влияет на его различительную способность.

Президиум Суда по интеллектуальным правам сделал следующие выводы:

  • Компанией представлено 107 томов доказательств в обоснование известности товарного знака О`КЕЙ;
  • В том случае, если представленные доказательства касаются обозначения, которое необходимо признать общеизвестным, а также иных обозначений в отличающемся виде, то необходимо, в первую очередь, вычленять и ту совокупность доказательств, в которых обозначение представлено в том виде, в котором оно заявляется как общеизвестное;
  • В случае достаточности таких доказательств исследование иных доказательств не требуется;
  • Если такие доказательства являются недостаточными, то необходимо вычленять и исследовать иные доказательства. Все доказательства необходимо оценивать в их совокупности и установить, достаточно ли их для признания обозначения общеизвестным. Если и этой совокупности доказательств будет недостаточно, то необходимо исследовать иные доказательств, в которых спорное обозначение представлено в отличающемся виде;
  • Известность обозначения может быть основана и на предшествующем использовании обозначений в отличающемся виде, если доказано, что потребитель «перенес» известность ранее использовавшегося обозначения на новое;
  • Указание Роспатентом и судом первой инстанции на многообразие цветовых оттенков, без исследования доказательств, которые непосредственно относятся к спорному обозначению, является ошибочным;
  • Роспатентом в решении не оценены доводы о значительности рекламы на телевидении. Судом первой инстанции не проанализировал влияние изменений на существо товарного знака с точки зрения восприятия потребителями;
  • Изменение товарного знака на  Роспатентом в 2016 году доказывает, что варианты исполнения обозначения не влияют на существо товарного знака.

Таким образом, Президиум Суда по интеллектуальным правам еще раз направил дело на повторное рассмотрение в Роспатент. Повторное рассмотрение заявления компании О`КЕЙ назначено на 11.08.2020. Мы будем следить за развитием событий, о чем обязательно сообщим своим читателям.

Из вышесказанного необходимо сделать следующий вывод.

Признание товарного знака общеизвестным является с одной стороны престижным, с другой – крайне долгим и затруднительным процессом.

Из данного спора главным выводом является то, что, если компания уверена в своей правоте относительно общеизвестности товарного знака, то данную позицию необходимо отстаивать, пусть даже и не 1 раз.

Также важным является то, что, если у Вас есть возможность представить документы об использовании товарного знака в том виде, в каком он зарегистрирован, то лучше представить именно данные документы. В том случае, если в документах имеются другие обозначения, в частности, товарный знак в другом цвете, и нельзя не представить данные документы, то необходимо представлять те документы, которые есть. Как разъяснил Суд по интеллектуальным правам, Роспатент и суд должны исследовать именно те документы, которые относятся к товарному знаку, который признается общеизвестным, а при недостаточности документов, исследуются иные доказательства.

Против «Тролля» нет приёма? Если только не ЭСТОППЕЛЬ… (Как затроллить тролля часть III)

Против «Тролля» нет приёма? Если только не ЭСТОППЕЛЬ… (Как затроллить тролля часть III)

В продолжении статей «Как затроллить тролля?», Как затроллить тролля? Часть II, посвященных «патентным троллям» и споров с ними. В данном статье будет рассмотрен еще одни способ борьбы с «патентными троллями», а именно использование принципа ЭСТОППЕЛЬ.
21/03/2023
Помощь компаниям в защите своей интеллектуальной собственности

Помощь компаниям в защите своей интеллектуальной собственности

ООО "ДоброЗнакЪ" рад сообщить, что в настоящее "трудное", но интересное время мы решили помочь российским и иностранным компаниям в защите своей интеллектуальной собственности.
13/08/2022
Когда контрафакт - не контрафакт

Когда контрафакт - не контрафакт

Контрафактной продукцией признаются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.
16/04/2021