Данная статья посвящена признаю общеизвестности товарного знака O`KEЙ в Российской Федерации.

Перед тем как рассмотреть данное дело, необходимо определиться с тем, что такое общеизвестный товарный знак.

В ГК РФ дается определение общеизвестному товарному знаку (далее – ОТЗ). Общеизвестным товарным знаком признается обозначение, которое в результате интенсивного использования стало широко известно в Российской Федерации среди соответствующих потребителей.

Для чего необходимо получать правовую охрану для ОТЗ?

Прежде всего, это признание деятельности компании на рынке в РФ. Если компания давно ведет бизнес в РФ, и ее товарный знак получил широкое распространение (широкую известность) среди потребителей, то компания стремится получить правовую охрану данному обозначению (удостоверить факт, получить признание на рынке). С практической точки зрения есть два плюса для получения такой охраны.

Первый – правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно. То есть получив правовую охрану такого товарного знака, его в отличии от «обычного» товарного знака не надо продлевать каждый 10 лет.

Второй – правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные товарам, в отношении которых признана общеизвестность. Использование общеизвестного обозначения третьим лицом будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем ОТЗ и может тем самым ущемить его законные права.

Актуальность регистрации ОТЗ подтверждается динамикой, в соответствии с которой в год подается несколько заявлений о признании товарного знака общеизвестным.

В настоящее время зарегистрировано 213 ОТЗ.

Первым ОТЗ был признан товарный знак     в 2001 году для газет. Последним, 213 ОТЗ, является товарный знак , зарегистрированный 16.06.2020 для конфет. Полный реестр ОТЗ размещен на сайте ФГБУ ФИПС.

ООО «О`КЕЙ» (далее – компания О`КЕЙ) — правообладатель товарного знака  в 2017 году подал заявление о признании данного товарного знака общеизвестным в отношении услуг 35 класса МКТУ в Роспатент. При этом компанией О`КЕЙ в 2016 году были внесены изменения в товарный знак путем изменения цвета и шрифта . В качестве доказательств известности было приложено большое количество документов об известности (годовой отчет о деятельности, сведения о доменных именах, документы о рекламе, исследования рынка, соцопрос и т.д.).

Рассмотрев заявление компании О`КЕЙ Роспатентом было принято следующее решение:

• Исходя из представленных документов, следует, что сеть магазинов О`КЕЙ насчитывает всего 164 магазина, что свидетельствует о незначительном росте развития сети в последующие два года;
• Соцопросы и рекламные компании были проведены в тех городах, где присутствуют магазины. При этом магазины открыты не во всех федеральных округах и субъектах Российской Федерации;
• Изложенное свидетельствует о незначительном географическом охвате использования товарного знака на территории Российской Федерации.

В 2019 году Компания О`КЕЙ не согласилась с решением Роспатента и обжаловало его в Суд по интеллектуальным правам, который решил, что обозначение обладает широкой известностью на территории Российской Федерации, в связи с чем заявление компании подлежит повторному рассмотрению.

При повторном рассмотрении Роспатент пришел к следующим выводам:

• Документы, прилагаемые к заявлению, должны касаться именного того товарного знака, который считается общеизвестным, то есть в красно-белом цветовом исполнении;
• Однако не все материалы содержат данное цветовое исполнение. Документы свидетельствуют о том, что обозначение О`КЕЙ в красном цветовом исполнении присутствует на серо-сине-белом фоне. В решении приведены документы, в которых есть другое цветовое исполнение;
• Многообразие цветовых оттенков не позволяет сделать вывод о широкой известности в том цветовом сочетании, в котором он зарегистрирован;
• Следовательно, фактические данные не позволяют сделать вывод об общеизвестности товарного знака О`КЕЙ в отношении «услуг магазинов по розничной продаже товаров».

Таким образом, Роспатент повторно отказал компании О`КЕЙ в признании товарного знака общеизвестным, несмотря на решения Суда по интеллектуальным правам.

Компания О`КЕЙ подала второй раз заявление об обжаловании решения Роспатента. Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции повторил доводы Роспатента относительно наличия в поданных материалах других цветов, отказал в отмене решения Роспатента.

Не согласившись с решением, компанией была подана кассационная жалоба.

В поданной жалобе было указано, что Роспатент и суд первой инстанции, указав на то, что обозначение О`КЕЙ используется в других цветовых сочетаниях, нежели красный и белый, не исследовали другие документы.

Использование обозначения в других цветах составляет менее 1% от имеющихся документов.

Также компания указала, что использование обозначения в других цветах должно рассматриваться как использование одного и того же обозначения, поскольку изменение цвета и шрифта не влияет на его различительную способность.

Президиум Суда по интеллектуальным правам сделал следующие выводы:

• Компанией представлено 107 томов доказательств в обоснование известности товарного знака О`КЕЙ;
• В том случае, если представленные доказательства касаются обозначения, которое необходимо признать общеизвестным, а также иных обозначений в отличающемся виде, то необходимо, в первую очередь, вычленять и ту совокупность доказательств, в которых обозначение представлено в том виде, в котором оно заявляется как общеизвестное;
• В случае достаточности таких доказательств исследование иных доказательств не требуется;
• Если такие доказательства являются недостаточными, то необходимо вычленять и исследовать иные доказательства. Все доказательства необходимо оценивать в их совокупности и установить, достаточно ли их для признания обозначения общеизвестным. Если и этой совокупности доказательств будет недостаточно, то необходимо исследовать иные доказательств, в которых спорное обозначение представлено в отличающемся виде;
• Известность обозначения может быть основана и на предшествующем использовании обозначений в отличающемся виде, если доказано, что потребитель «перенес» известность ранее использовавшегося обозначения на новое;
• Указание Роспатентом и судом первой инстанции на многообразие цветовых оттенков, без исследования доказательств, которые непосредственно относятся к спорному обозначению, является ошибочным;
• Роспатентом в решении не оценены доводы о значительности рекламы на телевидении. Судом первой инстанции не проанализировал влияние изменений на существо товарного знака с точки зрения восприятия потребителями;
• Изменение товарного знака на  Роспатентом в 2016 году доказывает, что варианты исполнения обозначения не влияют на существо товарного знака.

Таким образом, Президиум Суда по интеллектуальным правам еще раз направил дело на повторное рассмотрение в Роспатент. Повторное рассмотрение заявления компании О`КЕЙ назначено на 11.08.2020. Мы будем следить за развитием событий, о чем обязательно сообщим своим читателям.

Из вышесказанного необходимо сделать следующий вывод.

Признание товарного знака общеизвестным является с одной стороны престижным, с другой – крайне долгим и затруднительным процессом.

Из данного спора главным выводом является то, что, если компания уверена в своей правоте относительно общеизвестности товарного знака, то данную позицию необходимо отстаивать, пусть даже и не 1 раз.

Также важным является то, что, если у Вас есть возможность представить документы об использовании товарного знака в том виде, в каком он зарегистрирован, то лучше представить именно данные документы. В том случае, если в документах имеются другие обозначения, в частности, товарный знак в другом цвете, и нельзя не представить данные документы, то необходимо представлять те документы, которые есть. Как разъяснил Суд по интеллектуальным правам, Роспатент и суд должны исследовать именно те документы, которые относятся к товарному знаку, который признается общеизвестным, а при недостаточности документов, исследуются иные доказательства.