Среди средств индивидуализации всем хороши известны товарные знаки, фирменные наименования, кому-то даже известны наименования места происхождения товаров (НМПТ). Однако в этом перечне еще есть коммерческие обозначения. Что это такое, для чего они нужны и их особенности, проблемы законодательного регулирования будут рассмотрены в данной статье. В качестве бонуса для стойких читателей в конце статьи рассмотрен спор по коммерческому обозначению.

В статье 1225 ГК РФ приведен «закрытый» перечень объектов интеллектуальной собственности. В данном перечне помимо изобретений, полезных моделей, товарных знаков, ноу-хау, топологий интегральных микросхем и прочих объектов, на последнем месте упомянуто коммерческое обозначение.

Что же из себя представляет коммерческое обозначение?

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) данному объекту уделено аж 5 статей (статьи 1538-1541 ГК РФ).

В пункте 1 статьи 1538 ГК РФ указано, что юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В пункте 2 данной статьи указано, что коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут использоваться два и более коммерческих обозначения.

То есть как такового легального определения коммерческого обозначения, как это было сделано в отношении изобретений, товарных знаков, ноу-хау и т.д., в действующем российском законодательстве нет.

Исходя из его назначения «…для индивидуализации…» данный объект интеллектуальной собственности относится к средствам индивидуализации: товарным знакам и знакам обслуживания, фирменным наименованиям, наименованиям мест происхождения товаров, географическим указаниям.

Первым что необходимо отметить, что перечень лиц, которые имеются право на коммерческое назначение является весьма широким – коммерческие юридические лица, некоммерческие-коммерческие юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Самым существенным недостатком данного определения является его привязка к предприятию (статья 132 ГК РФ).

По российскому законодательству предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Само предприятие в целом, в части может быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменение и прекращением вещных прав.

В статье 132 ГК РФ также говорится о том, что в состав предприятия как имущественного комплекса могут входить все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания…, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом.

С учетом того обстоятельства, что коммерческое обозначение индивидуализирует предприятие, а предприятие признается недвижимостью, то сразу возникает коллизия регулирования имущественных прав (вещных прав) и исключительных прав (неимущественных прав).

С одной стороны, коммерческое обозначение является объектом прав интеллектуальной собственности «идеальной вещью», с другой стороны для того, чтобы права на эту «идеальную вещь» возникли необходимо, чтобы у коммерческого, некоммерческого-коммерческого юридического лица, индивидуального предпринимателя предприятие было зарегистрировано как имущественный комплекс, так как все сделки недвижимостью в Российской Федерации подлежат обязательной государственной регистрации.

Таким образом, тезис пункта 1 статьи 1538 ГК РФ о том, что получение прав на коммерческое обозначение не связано с обязательным включением в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц является допустимыми, но с рядом оговорок.

Еще одним «небольшим» недостатком коммерческого обозначения является то, что оно не должно являться фирменным наименованием.

Прим. В правовой литературе отмечается, что коммерческое обозначение с узкой и широкой точек зрения.

С «узкой» точки зрения, коммерческим обозначением признается вывеска предприятия, которая понимается как указание на определенный имущественный комплекс. Такой подход существует в РФ и Германии.

Сторонники «широкой» точки зрения под коммерческим обозначением понимают модель организации предпринимательской деятельности, базирующейся на определенном имущественном комплексе. В США и Англии под коммерческим обозначением понимает всю предпринимательскую активность конкретного лица, допуская совпадение коммерческого обозначения, фирменного наименования.

Прим. автор настоящей статьи считает, что коммерческое обозначение однозначно не следует рассматривать узко с привязкой к имущественному комплексу, а также к как таковой вещи, поскольку в настоящее время можно осуществлять предпринимательскую деятельность не имея завода, фабрики, парикмахерской, магазина продуктов, имея перед собой ноутбук и доступ в Интернет.

В связи с чем данная оговорка сделана?

Опять же со «свободностью» возникновения права на коммерческое обозначение. Данное право возникает автоматически.

А вот право на фирменное наименование в России нет, так как по ГК РФ исключительное право на фирменное наименование возникает с момента государственной регистрации юридического лица в государственном реестре юридических лиц, несмотря на положения статьи 8 Парижской конвенции.

Таким образом, законодатель, видимо, хотел разделить права на «регистрируемое» фирменное наименование и на коммерческое обозначение, которое не требует обязательной государственной регистрации.

«Единственным» обязательным условием для возникновения права на коммерческое обозначение является его использование:

• На территории Российской Федерации.
• Необходимо непрерывно использовать коммерческое обозначение в течение года.

Что подразумевается под понятием «непрерывно» также не ясно.

Необходимо отметить некоторые особенности (недостатки) обладания правом на коммерческое обозначение

1. Для индивидуализации одного предприятия нельзя использовать два и более коммерческих обозначения.

Прим. В связи с чем сделано данное ограничение не ясно, так как одно коммерческое обозначение может включать несколько коммерческих обозначений.

Например, кафе [Frank by Баста] по существу включает в себя несколько коммерческих обозначений [Frank + by Баста = 2 коммерческих обозначения].

2. Правообладатель коммерческого обозначения может использовать исключительное право на коммерческое обозначение «любым» способом …, если коммерческое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Прим. Какая эта известность, хорошая / плохая не известно. Какая территория – поселок, город, мегаполис, край, область, вся Россия, территория нескольких стран, полное присутствие во всех странах мира, также не ясно.

3. Не допускается использование коммерческого обозначения сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее право возникло ранее.

Вопрос – если коммерческое обозначение не подлежит регистрации, включению в учредительные документы и соблюдению прочих формальностей, то как удержаться от соблазна «создать» себе коммерческое обозначение, права на которые возникли ранее, чем и истца, который подает на тебя в суд за нарушение его права на коммерческое обозначение?) Ответ также не совсем ясен.

4. Право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу только в составе предприятия, для индивидуализации которого оно используется. То есть, идет привязка к недвижимому имуществу (предприятию).

Рассмотрим гипотетические примеры и коллизии, которые получаются в связи с привязкой «идеальной вещи» коммерческого обозначения к материальной вещи (предприятию).

А. Есть завод, купи завод и получишь бонусом коммерческое обозначение, но используй его непрерывно в течение года и сохраняй известность.

Б. Есть завод, но нет документов о том, что он зарегистрирован как имущественный комплекс, не получишь право на коммерческое обозначение бонусом.

В. Есть завод, хочешь купить завод, но хочешь сделать лофт-гостиницу и оставить название. Скорее всего, не получится, так как завод использовался для других предпринимательских целей и был известен именно как завод, а не новая лофт-гостиница.

Прим. Если хочешь оставить коммерческое обозначение, то необходимо:

1. Регистрируй товарный знак на новое ООО и включай в него коммерческое обозначение завода, получай разрешение от известного завода, чтобы не получить отказ в регистрации товарного знака на то основании, что регистрация вводит потребителей в заблуждение,

Или,

2. Покупай долю или целиком в старом ООО (вместе с имущественным комплексом), которое является собственником завода, вноси изменения в коды ОКВЭД, регистрируй изменения в налоговой, используй в качестве фирменного наименования, и когда будешь известен как «Бывший завод новая лофт-гостиница», то получишь право на коммерческое обозначение.

Необходимо сделать оговорку, что приведенные примеры являются утрированными, но по существу правильными.

5. При этом правообладатель может предоставить право использования коммерческого обозначения по договору аренды предприятия (договор на имущество) или договором коммерческой концессии (передача комплекса исключительных прав, среди которых обязательно должен быть товарный знак). Комментарии в данном случае излишни (см. выше, см. п. 4).

Прим. Однако необходимо отметить, что законодатель предоставил все же немного свободы по использованию коммерческого обозначения:

6. Исключительное право на коммерческое обозначение, включающее фирменное наименование правообладателя или отдельные его элементы, возникает и действует независимо от исключительного права на фирменное наименование.

Прим. Тут необходимо отметить небольшой нюанс – если компании нет, она прекратила свою деятельность, например, участники по собственному желанию или по принуждению закрыли завод, то и коммерческое обозначение умрет само собой через год.

7. Коммерческое обозначение или его отдельные элементы могут быть использованы в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческие обозначение включенные в товарный знак, охраняются независимо от охраны товарного знака.

И тут необходимо сделать некоторые оговорки.

1. Есть коллективные товарные знаки, которые зарегистрированы на несколько компаний одновременно, например, сигареты Беломор, Сгущенка и т.д. С учетом того, что коммерческое обозначение принадлежит одному лицу и связано с конкретным предприятием или несколькими предприятиями, то нельзя использовать его в отношении коллективных товарных знаков.
2. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена вследствие его неиспользования, если правообладатель или иное лицо по договору (под контролем) правообладателя не будет его использовать в течение 3 лет до даты направления предложения заинтересованного лица (по простому — претензии о неиспользовании товарного знака).

Сразу возникает логичный вопрос – правообладатель коммерческого обозначения обязан его использовать. Это же лицо обязано использовать товарный знак. Если прекращена правовая охрана товарного знака, который не был использован в течение 3 лет до даты направления претензии о неиспользовании товарного знака, означает ли, что это же лицо лишается и права на коммерческое обозначение, поскольку обязано было его использовать в течение года непрерывно.

К сожалению, вопросов остается больше чем ответов.

Тем не менее, право на коммерческое обозначение необходимо, некоторые предприниматели коммерческие, некоммерческие-коммерческие, индивидуальные предприниматели отстаивают свои непростые «исключительные» права на коммерческое обозначение в суде.

Далее будет рассмотрено судебное дело, которое ярким образом показывает приведенные ранее недостатки правовой охраны коммерческого обозначения.

ООО «ГИГВИ» пыталось обжаловать решение Роспатента о регистрации изобразительного товарного знака , зарегистрированному на имя ООО «НЭМС». В обоснование своих доводов ООО «ГИГВИ» в возражении, поданном в Роспатент указало, что данный товарный знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением , исключительные права на которое у ООО «ГИГВИ» возникло ранее даты приоритета товарного знака.

ООО «ГИГВИ» указало, что такая регистрация товарного знака также является актом недобросовестной конкуренции со стороны ООО «НЭМС». Данное коммерческое обозначение используется ООО «ГИГВИ» для зоомагазина, расположенного в Москве.

Рассмотрев возражение, Роспатент принял решение о частичном признании недействительным товарного знака  в отношении товаров 18, 20, 21, 28, 35 классов МКТУ.

Стоит отметить, что данный товарный знак был зарегистрирован для куда большего перечня товаров и услуг, чем те товары и услуги, которые Роспатент исключил из регистрации.

ООО «НЭМС» не согласилось с данным решением и успешно его обжаловало.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2018 по делу № СИП-297/2018.

В данном деле ООО «НЭМС» указало, что Роспатент сделал вывод о возникновении исключительных прав на коммерческое обозначение до даты приоритета товарного знака в отсутствие надлежащих доказательств. В материалах дела отсутствуют доказательства принадлежности ООО «ГИГВИ» предприятия, а также вопрос наличия известности коммерческого обозначения Роспатентом не исследовался.

Суд по интеллектуальным правам отдельно отметил, что для коммерческого обозначения важно:

— право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия;

— существует ли спорное коммерческое обозначение;

— используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия;

— с какого момента такое использование началось и продолжается ли такое использование;

— обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства известности данного обозначения на определенной территории.

Судом была сделана существенная оговорка – перечисленные выше критерии должны быть установлены все в совокупности, т.е. отсутствие хотя бы одного критерия не позволяет говорить о том, что у лица есть исключительное право на коммерческое обозначение.

В этом конкретном деле суд указал, что известность коммерческого обозначения в пределах определенной территории должна быть доказана документально. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное коммерческое обозначение может претендовать на признание его коммерческим, соответственно только на известное коммерческое обозначение может возникать исключительное право.

Известность подтверждается:

— длительным и (или) интенсивным использованием обозначения на определенной территории;

— произведенные затраты на рекламу;

— значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением;

— результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории и др. сведения.

Важно. Вопрос известности коммерческого обозначения среди потребителей необходимо рассматривать широко. В данном споре ООО «ГИГВИ» представил доказательства широкой известности среди контрагентов, то есть поставщиков товаров, а не потребителей – покупателей. В данном споре суд признал такую известность надлежащей.

Судом отмечено, что данные обстоятельства не были исследованы при рассмотрении возражения ООО «ГИГВИ». Роспатент сделал вывод об известности коммерческого обозначения только на основе одного лишь факта осуществления предпринимательской деятельности, что недостаточно для признания используемого коммерческого обозначения известным.

Роспатент в обоснование правильности своего решения ссылался на акты сверки взаимозачётов ООО «ГИГВИ», как на обстоятельство высоких объемов поставки товаров его контрагентам.

Однако Суд по интеллектуальным правам отметил, что в своем решении Роспатент не указал на объемы поставок товары или на иные доказательства, которые бы свидетельствовали о масштабах предпринимательской деятельности ООО «ГИГВИ» и степени активных мер по продвижению коммерческого обозначения.

Важно: Суд отметить, что именно в решении Роспатент должны содержаться выводы и ссылки на материалы, представленные ООО «ГИВГИ», а не в отзыве, представленном в Суд. «Наличие в отзыве Роспатента дополнительных мотивов, обосновывающих правомерность оспариваемого решения Роспатента, не устраняет пороков оспариваемого решения Роспатента, поскольку судебной проверке на предмет соответствия закону или иным нормативным актам подлежит именно оспариваемый ненормативный правовой акт» (прим. автора – решение Роспатента).

В итоге суд сделал вывод о том, что в решении Роспатента было принято без исследования всей совокупности доказательств наличия у ООО «ГИВГИ» коммерческого обозначения.

Относительно довода ООО «НЭМС» об отсутствии у ООО «ГИВГИ» права на коммерческое обозначение суд отметил, что закон не устанавливает каких-либо требований к составу элементов имущественного комплекса для цели отнесения его к предприятию (см. ранее определение предприятия).

Суд указал, что у ООО «ГИВГИ» были имущественные права и обязанности, возникающие из заключенных им договоров, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (договор аренды помещения, договоры на продажу товаров и т.д.), связанные с осуществлением предпринимательской деятельности по реализации товаров для животных, в т.ч. наличие права на аренду нежилого помещения, инвертора, продукции.

На основании этого суд признал о наличии у ООО «ГИВГИ» имущественного комплекса, используемого им для осуществления предпринимательской деятельности, т.е. предприятия.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коммерческое обозначение является важным и востребованным средством индивидуализации. У него безусловно есть свои недостатки, которые были подробно ранее рассмотрены., но есть и свои плюсы и в случае использования Вами коммерческого обозначения, Вы можете успешно отстоять свои права на него.

Исходя из рассматриваемого спора, необходимо подчеркнуть следующее. Поскольку оно не требует государственной регистрации и включение в учредительные документы, то узнать о его существовании сложно. Если Вы планируете регистрировать товарный знак, то Вам необходимо провести не только поиск по базам Роспатента на предмет мешающих заявок, товарных знаков, но также провести поиск в Интернете на предмет того, использует ли сходное с выбранным Вами товарным знаком коммерческое обозначение. В противном случае, Вы можете оказаться в такой ситуации, что Вы успешно зарегистрировали товарный знак, а потом другое лицо обжалует его на том основании, что им используется коммерческое обозначение.